Áreas de Atuação. Registro de Marcas no Brasil

Visão global

O registo das marcas no direito brasileiro está legalmente regulado pela lei nº 9.279/1996 [Lei da Propriedade Industrial; LPI]. A falta de registo corresponde à inexistência da marca, pois o reconhecimento de uma marca através da sua efectiva utilização é desconhecido pela legislação. Daí a protecção da marca só ser possível através de registo da respectiva marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A adesão do Brasil ao protoloco de Madrid (vide, a este respeito, o menú direito das marcas internacional) é há muito esperada e foi já anunciada, no entanto, até o momento continua pendente. Deste modo, o pedido de registo de uma marca no Brasil cinge-se actualmente apenas a nível nacional, através de inscrição directa no INPI. Se o requerente de uma marca brasileira tiver sede no estrangeiro, então deve nomear um procurador residente no Brasil e conferir-lhe plenos poderes de representação.

Sendo o Brasil Estado-Membro da Convenção da União de Paris (CUP), poderá ser reivindicado o direito de prioridade nos termos do artigo 4 da mesma, aquando do pedido de registo da marca. O pedido de registo pode também ser utilizado de forma prioritária em quaisquer outros Estados-Membros da Convenção da União de Paris.

Desde 2004 que o pedido de registo de uma marca no Brasil (além de continuar a ser aceite em papel) pode também ser tratado online através do site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual; INPI. Uma vez que este tipo de inscrição tem como fim a substituição do suporte físico, em papel, esta é incentivada através de um desconto significativo sobre a taxa de registo e de inscrição.

O Brasil não é signatário do Tratado de Nice, mas segue o sistema de classificação de Nice, respeitante à classificação de produtos e serviços, na sua (décima) edição actual.

Não é permitido basear o pedido de registo de marca numa classe geral sem especificar a sua utilização concreta. Isto é, o requerente deverá especificar a classificação de produtos ou serviços da sua marca em detalhe. Para o procedimento de registo de marca on-line (mais barato), o INPI disponibiliza uma lista, dividida por classes, de conceitos que já foram aceites e não necessitam de exame complementar. O procedimento de registo de marca on-line disponibiliza um aplicativo separado (de inclusão de cada termo da lista) que é necessário para o caso de os produtos ou serviços incluírem termos que não são abrangidos por esta lista. A possibilidade de registo de marca on-line com a livre escolha de terminologias já foi anunciada, mas ainda não implementada tecnicamente. O INPI já anunciou, no entanto, que o uso desta forma de registo aumentará a quantia da taxa de inscrição em R$ 95,00.

Ao contrário do que acontece com a DPMA (relativamente às marcas alemãs) ou o HABM (relativamente às marcas comunitárias) o sistema brasileiro não está familiarizado com o registo de marca em mais de uma classe, seguindo, contrariamente, o sistema "uma classe, uma marca". Se se quiser proteger uma marca para produtos ou serviços em mais de uma classe, têm que ser apresentados pedidos de registo de marca diferentes para cada classe. É, portanto, apresentado para cada classe um pedido de marca separado.

Por registo de marca no INPI é cobrada actualmente uma taxa de inscrição no valor de R$ 355,00 (inscrição on-line) ou R$ 475,00 (em papel). Esta taxa deve ser paga antes de ser feito o pedido de registo. No momento da inscrição, o INPI exige mais o pagamento de uma taxa no valor de R$ 590,00 (inscrição on-line) ou R$ 770,00 (inscrição em papel). As taxas acima descritas são aplicáveis se o requerente for uma pessoa colectiva. Para pessoas singulares, microempresas e outros casos excepcionais, existem preços reduzidos.

O direito à marca é válido por um período de dez anos - calculados a partir da data de registo - e pode ser renovado por mais dez anos (artigo 133 LPI). O período de caducidade dura, no Brasil, cinco anos desde a data do registo da marca (artigo 143 LPI).

Tanto no pedido de registo da marca, como no pedido de prolongamento ou renovação do registo, o INPI exige como prova concreta de uso da marca uma declaração de actividades do requerente no âmbito do negócio inerente à marca reivindicada. A pré-existência de um negócio no Brasil não é necessária para o pedido de registo, pois a declaração de actividades pode referir-se a actividades implantadas noutro país.

Após a apresentação do pedido de registo, este é submetido ao Exame Formal Preliminar. Verificadas todas as condições formais (legalmente exigidas), é publicado o anúnico no Jornal Oficial do INPI (Revista de Propriedade Industrial; RPI). A partir desse momento começa a contar o prazo de 60 dias para que terceiros apresentem oposição, segundo o artigo 158 LPI. Após o termo do referido prazo, terá início uma análise aprofundada do pedido pelo INPI, o chamado exame de mérito ou registrabilidade, onde - contrariamente aos procedimentos para o registo de uma marca alemã ou de uma marca comunitária - o Instituto leva em conta os registos existentes, independentemente da objecção por parte de terceiros, e, verficado o perigo de gerar confusão, pode indeferir o registo da marca. Por esta razão, é altamente recomendada a pesquisa de compatibilidade com marcas pré-existentes, antes do pedido de registo.

Durante o processo de registo, o INPI não comunica directamente com o requerente. As informações sobre o estado actual do registo, bem como requisitos de entrega de documentação adicional, explicações adicionais e/ou resposta a questões do Instituto são publicadas apenas na edição recente da RPI, o que exige, portanto, uma vigilância constante.

Apesar da aparente acelaração do procedimento, um inconveniente relativamente ao registo de marca no Brasil é, ainda, o período de espera relativamente longo entre o pedido de registo e o efectivo registo. Apesar de o INPI indicar que o período de espera médio é de 18 meses (obrigatório para fazer parte do Protocolo de Madrid), segundo a nossa experiência deve ser esperado um período de dois a três anos até a obtenção definitiva do registo de marca. Neste contexto é, portanto, positivo o facto de a legislação Brasileira prever, no seu artigo 130 III LPI, uma protecção já bastante abrangente ao depositante ou requerente de uma marca.

Serviços Pellon & Associados Europe LLP

Pellon & Associados Europe LLP aconselha e apoia os seus clientes em todas as áreas do registo das marcas brasileiro. Os procedimentos incluem, nomeadamente:

• Consulta completa antes do pedido de registo de marca

• A implementação/avaliação de prioridades de investigação

• Criação ou adaptação de lista de produtos/serviços a assinalar

• Elaboração de todos os documentos necessários para o pedido de registo

• Acompanhamento do pedido e acompanhamento do processo em curso

• Implantação/suporte de processo de oposição

• Elaboração e negociação de acordos de coexistência

• Elaboração e negociação de acordos de transferência de licença e

• Implementação/acompanhamento de processos judiciais para a protecção da marca registrada.